Krænkelse af BMW's design- og varemærkerettigheder

af advokat Hans Henrik Skjødt

Højesteret har den 10. marts 2015 afsagt en vigtig dom i en sag om salg og markedsføring af bilfælge, hvoraf tre fælge var EF-designbeskyttede, mens en fjerde fælg var beskyttet mod produktefterligning i medfør af markedsføringslovens § 1. Sagen omhandlede desuden misbrug af BMW’s varemærkerettigheder.

I sagen havde en dansk virksomhed, East Scandic A/S og senere dettes helejede datterselskab, Wheels2go ApS solgt fire typer aluminiumsfælge, som var bestemt for BMW-biler. Salget skete via en hjemmeside, hvor man ligeledes havde brugt BMW’s varemærker, herunder varemærker for BMW’s forskellige bilmodeller.

Sagen blev indledt ved Sø- og Handelsretten, der afsagde dom den 15. januar 2010. Retten fandt, at den danske virksomhed havde krænket BMW’s EF-design og markedsføringslovens § 1, ligesom der var sket varemærkekrænkelser. Den danske virksomhed blev følgelig dømt til at ophøre med at sælge de pågældende fælge og anvende BMW’s varemærker. Virksomheden blev endvidere dømt til at destruere sit lager af fælgene, dømt til at udlevere oplysning om navn og adresse på producenter og distributører af fælgene m.m. samt betale BMW erstatning og godtgørelse på 250.000 kr. med tillæg af 75.000 kr. i sagsomkostninger.

Sø- og Handelsrettens dom blev af East Scandic A/S anket til Højesteret, hvor man gjorde to nye synspunkter gældende, nemlig at BMW’s registrerede EF-design skulle erklæres ugyldige på grund af manglende nyhed og manglende individuel karakter. Man gjorde desuden gældende, at designforordningens artikel 110 (reservedelsreglen) omfattede fælge. Det følger således af bestemmelsen, at en rettighedshaver til et EF-design ikke kan påberåbe sig designet, hvis designet er en reservedel. Der er ikke tidligere i dansk ret truffet afgørelse om de to spørgsmål.

I overensstemmelse med BMW’s standpunkt fandt Højesteret, at East Scandic A/S under sagen var afskåret fra at få prøvet sin påstand om, hvorvidt BMW’s registrerede EF-design er ugyldige som følge af, at dette spørgsmål allerede har været indbragt for EU-myndigheden (OHIM), som havde truffet endelig afgørelse herom, jf. designforordningens artikel 57 og artikel 86 (5). Endvidere fandt Højesteret, at designforordningens artikel 110 ikke fandt anvendelse på aluminiumsfælge og derfor ikke var til hinder for, at BMW kunne håndhæve sine EF-design. Sidstnævnte hang sammen med, at fælge ikke er reservedele, men derimod tilbehør til biler.

Efter en helhedsbedømmelse fandt Højesteret endvidere, at der var grundlag for at stadfæste Sø- og Handelsrettens dom (dog med en lille teknisk justering for så vidt angår varemærkerne). Sagsomkostninger for behandling af sagen ved Højesteret blev fastsat til 125.000 kr.

Det skal tilføjes, at BMW for Højesteret var repræsenteret af Homann Advokater (advokat Hans Henrik Skjødt).

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om dommen kan fås ved henvendelse til advokat Hans Henrik Skjødt.